北京朗坤生物科技有限公司与北京汇朗生物科技有限公司专利权转让合同纠纷案 文章属性
∙【案 由】专利权转让合同纠纷
∙【案 号】（2019）最高法知民终394号
∙【审理法院】
∙【审理程序】二审
∙【裁判时间 】2020.04.01
裁判规则
专利权被宣告无效的，之前已经签订的专利权许可或转让合同并不因此而无效，上述合同因专利权无效而不能履行的，当事人可以据此主张变更或解除合同；专利权被宣告无效后合同尚未履行的部分是否一概不再履行，应根据未履行部分涉及的利益是否系因行使专利权所直接获
得的利益进行判断。专利权许可费、转让费、侵权损害赔偿等均属于专利权价值的对价，专利权被宣告无效后，权利人无权要求继续履行。如果未履行部分系因当事人违约行为而应承担的违约金，由于违约金通常并非直接对应于专利权的价值，而是对应当事人的违约行为，专利权宣告无效对此并不具有溯及力，专利权人有权要求违约方继续履行未支付的违约金。
正文
北京朗坤生物科技有限公司与北京汇朗生物科技有限公司专利权转让合同纠纷案
民事判决书
（2019）最高法知民终394号
上诉人（原审原告）：北京朗坤生物科技有限公司，住所地：北京市丰台区科学城航丰路8号1幢楼202A室（园区）。
法定代表人：李红，该公司总经理。
委托诉讼代理人：沈斌，北京领创律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：北京汇朗生物科技有限公司，住所地：北京市丰台区科学城航丰路8号1幢楼320房。
法定代表人：李益宁，该公司总经理。
上诉人北京朗坤生物科技有限公司（以下简称朗坤公司）因与被上诉人北京汇朗生物科技有限公司（以下简称汇朗公司）专利权转让合同纠纷一案，不服北京知识产权法院于2019年5月22日作出的（2018）京73民初1132号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年8月26日立案后，依法组成合议庭，并于2019年10月23日公开开庭审理了本案，上诉人朗坤公司的委托诉讼代理人沈斌、被上诉人汇朗公司的委托诉讼代理人李益宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
朗坤公司上诉请求：依法撤销原审判决，改判支持朗坤公司原审诉讼请求。事实和理由：1.根据双方签订《专利转让协议》的约定，汇朗公司不得将涉案专利转让给任何第三方，否则 应当向朗坤公司支付违约金100万元。2017年，汇朗公司董事长刘俊霞在未经其他股东同意及其他股东不知情的情况下，私自控制了汇朗公司的公章，将涉案专利转让给案外人蔡丽民。汇朗公司的擅自转让行为违反了协议的约定，应当承担违约责任100万元。2.虽然涉案专利被宣告无效，但该专利被宣告无效的原因在于蔡丽民处理无效宣告程序不当。涉案专利在无效程序中原本可以通过修改权利要求的方式维持有效。3.根据《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第四十七条的规定，涉案专利无效并不影响“已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同”的有效性。汇朗公司的违约行为发生在涉案专利被宣告无效前，而且是由于汇朗公司的违约行为致使受让方蔡丽民处理无效程序中消极不作为导致涉案专利无效，因此，汇朗公司应当根据协议约定承担违约责任。4.汇朗公司擅自转让涉案专利获得了100万元的不当得利，而且涉案专利具有极高的商业价值，朗坤公司要求汇朗公司承担100万元违约金并无不当。
汇朗公司辩称：汇朗公司股东刘俊霞控制了汇朗公司的公章及涉案专利，刘俊霞在其他股东不知情的情况下私自将涉案专利转让给了案外人蔡丽民，汇朗公司对此并不知情。原审法院认定事实清楚，适用法律正确，服从原审法院的判决。
朗坤公司向原审法院起诉，原审法院于2018年10月24日立案受理，朗坤公司起诉请求：1.解除朗坤公司与汇朗公司签订的《专利转让协议》；2.汇朗公司返还已交付的全部技术资料、图纸；3.汇朗公司支付朗坤公司违约金100万元；4.本案诉讼费用由汇朗公司承担。原审庭审中，朗坤公司明确表示不再主张诉讼请求1、2。
原审法院认定事实：
一、涉案专利及涉案协议的相关情况
涉案专利名称为“生物防护过滤介质及其应用”、专利号为ZL201110145600.3的发明专利，申请日为2011年6月1日，授权公告日为2013年6月12日。专利权人原为李红，2014年9月3日变更为朗坤公司。
2015年5月5日，朗坤公司作为甲方与汇朗公司作为乙方签订涉案协议，包括以下内容：朗坤公司（甲方）拟将涉案专利转让至汇朗公司（乙方）。经甲乙双方商议达成如下协议：一、甲方同意将专利无偿转入乙方进行专利转化。二、乙方不得将专利转让任何第三方。三、甲方不得将专利核心技术秘密向第三方泄露或任何形式的转移。四、如今后乙方业务发
展陷入困境，在濒临破产的情况下，应将该专利无偿转回给甲方。五、在专利转让后由于甲方原因导致专利无法正常使用，产生的一切后果由甲方承担。六、任何一方违反上述协议必须向对方支付违约金人民币壹佰万元整。七、甲乙双方在本协议签订后10日内至国家知识产权局办理完成专利转让有关事项。八、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，交国家知识产权局备案用一份。
2015年6月24日，涉案专利的专利权人经核准变更为汇朗公司。
2016年12月21日，涉案专利的专利权人经核准变更为案外人蔡丽民。
2017年6月9日，案外人航科中投生物技术（北京）有限公司（以下简称航科公司）针对涉案专利权向国家知识产权局原专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出无效宣告请求。2018年9月28日，专利复审委员会针对上述无效宣告请求作出第37403号无效宣告请求审查决定（简称第37403号决定），宣告涉案专利权全部无效。具体理由为涉案专利权利要求1-8不符合专利法第二十二条第二款或第三款的规定。汇朗公司在庭审中表示根据其了解的情况，蔡丽民并未就该决定提起行政诉讼。经原审法院核实，没有当事人针对第37403号决定提起行政诉讼，该决定已生效。
上述事实，有汇朗公司对其真实性、合法性、关联性均无异议的朗坤公司提交的涉案专利的《发明专利证书》、涉案专利授权公告文本、《专利转让协议》、涉案专利状态变化查询单、第37403号决定及庭审笔录等在案佐证。
二、朗坤公司主张汇朗公司构成违约的相关证据
朗坤公司提交了以下证据，证明汇朗公司构成违约：
1.2018年10月25日的《北京汇朗生物科技有限公司临时股东会决议》（2018决字1号）。其中载明通过如下决议：汇朗公司进行清算、注销。清算的相关费用按照各位股东所占的股份比例承担。2018年10月25日的《北京汇朗生物科技有限公司临时股东会决议》（2018决字2号）。其中载明通过如下决议：汇朗公司的相关印章、物品等应当由刘俊霞董事长按照杨卫建提供的清单归还给法定代表人李益宁保管。上述股东会决议中均有股东李红、李益宁、刘俊霞等人签名。该证据用以证明汇朗公司经营困难，应当按照涉案协议约定将涉案专利转移回朗坤公司。
2.2018年10月25日的《北京汇朗生物科技有限公司临时股东会决议》（2018决字3号）。
其中载明通过如下决议：专利应当回归到本公司，本公司与朗坤公司于2015年5月5日签订的《专利转让协议》应当继续遵守。该股东会决议中有股东李红、李益宁、刘俊霞等人签名。该证据用以证明汇朗公司的股东会决议认可涉案协议中约定的内容。
3.北京市丰台区人民法院于2017年1月11日作出的（2016）京0106民初19956号民事判决书（第19956号判决）。其中判决汇朗公司偿还蔡丽民借款100万元。
朗坤公司在原审庭审中表示，因汇朗公司欠蔡丽民100万元，所以才将涉案专利转让给了蔡丽民。涉案专利转让给蔡丽民后，案外人针对涉案专利提起了无效宣告请求，从专利复审委员会作出的第37403号决定来看，蔡丽民在专利无效程序中没有进行恰当的答辩，致使涉案专利被无效。
上述事实，有汇朗公司对其真实性、合法性、关联性均无异议的朗坤公司提交的汇朗公司的股东会决议、第19956号判决及庭审笔录等在案佐证。
汇朗公司提交了北京市海淀区人民法院于2018年8月31日作出的（2016）京0108民初36578号民事判决书（简称第36578号判决），用以证明汇朗公司提交的主体材料等均未能
加盖公司公章系因为公司公章在刘俊霞手中，汇朗公司曾就此提起诉讼。朗坤公司对该证据的真实性、合法性、关联性均不持异议。
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