《国际技术贸易》案例分析
第2章 案例分析
案例分析2-1：职务发明
案情：张某大学毕业分配在某研究所后，一直从事食品饮料包装的研究，1997年研究所向张某等人下达了“果汁保鲜包装袋”的研究任务。当年年底，该“果汁保鲜包装袋”的设计方案基本完成后，张某辞职并带走了有关的图纸资料。1998年5月，张某向中国专利局提交了“果汁保鲜包装袋”的实用新型专利申请，该专利申请公布后，张某原来所在的研究所向中国专利局提出请求，要求确认张某的发明创造为职务发明，专利申请人应是研究所。研究所的理由是，该专利申请的技术方案是张某在该单位从事研究工作中做出的，而且是在退职一年内提出的专利申请。对此，张某认为他的研究项目是在离开研究工作后提出的，从离开之日起，他与原单位就断绝了一切关系，该专利申请应为非职务发明，只有他本人有权申请专利。 评析：现在我们分析一下，本案中，张某在单位的本职工作就是从事食品饮料的包装研究，
而且他申请专利的“果汁保鲜包装袋”也是该研究所下达的科研任务。我国专利法规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件完成的发明创造是职务发明创造。本案中张某的情况完全符合法律规定。在他离开该单位之前，其“果汁保鲜包装袋”的设计方案已基本完成，所以其发明创造被认为是职务发明。
从这个案例中我们应该掌握职务发明创造的关键在于是执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件完成的。职务发明创造人的所属单位有：公司、企业、科研院所、学校。中国境内的外资企业、中外合资企业和集体所有制单位，都享有发明专利的申请权和专利权。
案例分析2-2：专利无效对实施专利合同的影响
案情：1995年12月，某市手电筒厂向国家专利局申请名为“太阳能多功能电动牙刷”的实用新型专利，该产品既可作牙刷又可作微型手电筒，设计独特，使用效果不错。1996年11月该实用新型被授予专利权。同月，专利权人与本市一家电动玩具厂签订了专利使用许可合同，收取使用费5万元。1997年6月，专利权人某市手电筒厂发现某县电动牙刷厂正在生产的电动
牙刷与其专利产品在产品结构和功能上相同，于是向专利管理机关提出要求保护其专利权，制止某县电动牙刷厂的侵权行为并赔偿损失。某县电动牙刷厂得知后则向专利复审委员会提出宣告“太阳能多功能电动牙刷”专利无效的请求，理由是尽管其产品与专利产品相似，但该产品是根据从国外带来的样品，自己改进设计的，且在1990年就研制出了第一批样品,1992年开始在市内试销，并提供县主管局的证明材料。因此认为，某市手电筒厂的专利产品“太阳能多功能电动牙刷”，不符合我国《专利法》有关新颖性的规定。
专利复审委员会审查认为，某县电动牙刷厂的宣告“多功能电动牙刷”专利无效的请求理由成立，遂作出宣告该专利无效的决定。
专利被许可方某市电动玩具厂获知该专利无效后，即向当地专利管理机关提出退回5万元专利使用费，许可人则认为根据《专利法》第50条的规定，宣告专利无效的决定对在宣告前已履行的专利实施许可合同不具有追溯力，专利使用费不能退回。
专利管理机关经审理查明，专利被许可方在实施专利不到一年的时间里，通过实施专利的获利少于其付出的5万元使用费，故依《专利法》第50条第2款、第3款的规定，要求某市手电筒厂退回2万元使用费给电动玩具厂，以公平维护双方的利益。
评析：对一件有效专利，如果认为该专利权的授予不符合专利法的有关规定，任何人都可以向专利复审委员会请求宣告该专利权无效。本案中，专利权人的实用新型产品“太阳能多功能电动牙刷”因为缺乏新颖性而被县电动牙刷厂请求宣告无效，符合专利法规定。
专利被宣告无效，对已签订的专利实施许可合同产生一定影响。由于许可合同的标的已变成普通技术而非专利技术，任何人都可以无偿地使用它，使用人不必再向合同原许可人支付使用费。对于宣告专利无效前已经履行的实施许可合同，《专利法》第47条规定，宣告专利权无效的决定对其没有追溯力，即专利权人不必向被许可人返还专利使用费。但如果专利权人不向被许可实施专利人返还专利使用费，明显违反公平原则，专利权人应当向被许可实施专利人返还全部或者部分专利使用费。本案中，被许可人某市电动玩具广在与专利权人某市手电筒厂签订专利实施许可合同后已经实施了该技术，且已从中获利，只是获利少于其支付的使用费，所以，依照《专利法》的规定，专利管理机关要求某市手电筒厂向某市电动玩具厂返还2万元使用费是合理合法、对双方都公平的。
案例分析2-3：仿冒他人外观设计专利是侵权行为
案情：王良龙在祖传的调味品配方的基础上，经过调查和改进，研制出一种符合大众口味的纯天然调料，注册商标为“龙舟”牌，并设计出具有民族特的包装，为此，王良龙向中国专利局申请了外观设计专利。由于“龙舟”牌调料具有较高的知名度，一些厂家和不法分子采用与“龙舟”商标近似的图案和“龙舟”牌调料品近似的外包装推销其劣质产品。王良龙向某市中级人民法院起诉，要求制止10家调味品厂的外观设计专利侵权行为，并赔偿经济损失。(商标侵权已另案处理)，请问应如何处理这起专利侵权案件？ 评析：外观设计专利是我国专利法保护的发明、实用新型、外观设计三种专利中的一种。根据《专利法》第11条第2款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、销售其外观设计专利产品”。10家调味品厂未经专利权人王良龙的许可，为生产经营目的仿冒其专利产品是专利侵权行为。依照《专利法》第57条，对专利侵权行为，专利权人或利害关系人可以请求专利管理机关处理，也可以直接向人民法院起诉。王良龙依法行使起诉权，人民法院应予受理，并应按照《专利法》第57条的规定，责令10家调味品厂停止侵权行为，赔偿因侵权给专利权人造成的损失。如果原、被告同意，人民法院也可主持调解侵权纠纷案件。事实是，10家调味品广有8家与专利权人在庭外达成了调解，另有2家开庭后与原告达成调解协议。侵权者承认了错误，改正了外包装的侵
权部分，并赔偿了专利权人一定的经济损失。
案例分析2-4：私下转让注册商标，商标局有权责令其限期改正或撤销其注册商标 案情：某市仪表厂于1989年在其生产的仪表上经核准注册了“红日”牌商标。由于质量较好，受到消费者的欢迎，销量也与日俱增。后来，由于管理混乱，不重视产品质量，逐渐失去了市场。1994年4月，仪表厂决定转产。于是，便想把“红日”商标转让出去。在与某县仪表厂协商后，把“红日”牌商标转让给了县仪表厂，双方订立了合同。合同具体约定了转让的时间、价款及违约责任。合同生效后，县仪表厂把“红日”商标用在自己的仪表上。仪表上市后，由于质量问题，经常发生退货。在此情况下，县仪表厂仍未对其产品质量进行提高，消费者便举报到工商局。工商局经过调查后得知，县仪表厂使用的“红日”注册商标是市仪表厂转让出去的。转让并未得到商标局的核准，同时，县仪表厂粗制滥造，仪表不合格，于是报请商标局做出了撤销其注册商标的决定。县仪表厂对此决定不服，要求商标评审委员会复审。复审委员会经复审后，认为商标局的决定正确，做出维持原决定的终局决定。
评析：这是一起转让注册商标非法而受到商标局撤销商标处罚的案件。
注册商标的转让，是指注册商标所有人在法律规定的范围内，按一定条件将其注册商标转让给他人所有。转让注册商标必须合法，根据《商标法》及其实施细则的有关规定，转让应具备以下几个条件：1．受让人必须是符合商标法规定资格的企业、事业单位、社会团体、个体工商户、个人合伙及外国企业和个人；2．转让人和受让人应当共同向商标局提出申请；3.受让人应当保证使用该注册商标商品的质量；4.转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似的商品上注册相同或者近似的商标，必须一同办理；5.对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标的申请，商标局不予核准，予以驳回。
只有具备上述5个条件后，商标转让才能合法，产生法律效力。否则转让是非法的。从本案情况看，市仪表厂与县仪表厂尽管签订了商标转让合同，合同内容完整，但由于没有到商标局办理转让申请，没有经过商标局的核准，所以转让是非法、无效的。同时，受让人即县仪表厂使用“红日”商标后，没有保证商品质量，粗制滥造，侵害了消费者的合法权益。《商标法》第25条规定：“转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标经核准后，予以公告”。市仪表厂与县仪表厂的行为显然违反了这一规定。
案例分析2-5：侵犯专有技术
案情：约翰·布莱迪是一位美国籍人，他发明了一种饲料制作机。该机的主要功能是不论外界气候条件如何，它都能制出牲畜喜爱吃的饲料。布莱迪已经将这项发明在18个国家申请并获得了专利(在印度虽已申请，但尚未获得专利)。这项发明中有一部分细节及机器的操作指南，主要是以机械设计图及说明书的形式体现的；这一部分并没有申请专利，而是被布莱迪作为Know-How保留下来，未曾公开过。与这部分设计图相应的，还有一些文字说明，也是布莱迪保留下的Know-How。
在印度申请专利之后，布莱迪着手在印度建立一个合资企业，以期制造和经销饲料制作机。布莱迪请印度化工设备公司替他加工饲料制作机的热控制板及其他一些部件。为使加工合格，他将饲料制作机的设计与说明书，以及未申请专利的那部分Know-How设计及操作指导全部交付给了化工设备公司；交付之前，化工设备公司向他口头承担了对有关Know-How保密的义务，但由于后来布莱迪未能应化工设备公司的要求提供有关加工的原料，该公司与布莱迪之间始终未签订加工部件的书面合同。 印度化工设备公司得到布莱迪饲料制作机的全部资料后，开始自己生产一种与之类似的饲料制作机并投放市场。为此，布莱迪于1987年初向印度德里高等法院起诉，请求法院对化工设备公司的生产经营活动下达禁令，并要求该公司把销售其饲料制作机的全部利润转付给原告，以作为侵权赔偿。
对此，布莱迪认为：化工设备公司制造和销售与其技术设计图及说明书相同的机器，违反了该公司关于不泄漏原告Know-How的承诺，侵犯了原告的商业秘密权；①由于布莱迪在印度的专利申请案尚未“早期公开”，②故原告未依照印度专利法起诉。但印度化工设备公司则认为：(1)世界上许多年前已有人根据溶液培养学理论制造过饲料制作机，布莱迪的设计图也是依照同样原理设计的，化工设备公司制作的机器可以说同样是依照了原已存在的这一原理，所以并不侵犯布莱迪的什么专有权。(2)原告与被告之间并没有签订任何书面合同；即使被告承担的保密义务，也并未形成合同。所以，被告否认其行为构成侵权。
1987年7月，德里高等法院作出判决：(1)下达禁令禁止化工设备公司继续制造和销售饲料制作机；(2)化工设备公司的行为侵犯了布莱迪的商业秘密权。判决中并未要求被告向原告支付赔偿费(判例报告中未说明原因，可能因被告的产、销活动尚未取得任何利润)。
法院在判决中写道：虽然原、被告之间就保守技术秘密问题未形成过任何书面合同，但按照印度有关法律对商业秘密权给予的保护，可以认定被告以取得原告的Know-How作为跳板，自行进人应属于原告的饲料制作机市场，侵害了原告的利益。
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