河南科技
Henan Science and Technology
总719期第二十一期
2020年7月
——以外观设计专利侵权诉讼为例
雷雅景
（河南国基（北京）律师事务所，北京
100000）
摘要：新修正的《专利法》提高了专利侵权法定赔偿的最低限额，同时增加了惩罚性赔偿条款，一方面立法、司法及国家政策层面都在进一步加大专利权保护力度；另一方面，诸多单位和个人在国家大力倡导创新政策的吸引下，以非正常目的申请了大量低质量专利并获得授权，但大量专利交叉重叠，专利权掌握在不同人手中，已逐渐出现专利丛林法则现象，笔者以外观设计专利侵权诉讼的被诉方为视角，通过分析司法案例，总结实务经验，论证被诉方在遭遇专利侵权诉讼时是否需要同时提出专利权无效宣告请求的结论。
关键词：专利侵权；外观设计；专利权无效；现有设计抗辩中图分类号：D923.42
文献标识码：A
文章编号：1003-5168（2020）21-00080-04
1我国当下专利数量及专利保护现状
2008年《国家知识产权战略纲要》颁布实施以来，特
别是党的十八大以来，在党中央、国务院坚强领导下，经
过各方共同努力，我国知识产权事业取得巨大成就，这在专利申请的授权数量上有明显体现：国家知
识产权局公布的专利统计简报和知识产权统计简报显示，截至2007年底，我国累计授权专利208.9万件，截至2019年底，我国专利有效量合计972.2万件，与2008年相比数量增加了近八百万件，从数量级别上看，我国已进入知识产权大国行列。
《专利法》第七十一条第二款将专利侵权的赔偿数额从原来的“一万元以上一百万元以下”提高到了“三万元以上五百万元以下”，大幅提高了法定赔偿的上下限。
从上述我国专利有效拥有量及相关法律规范可知我国当下所处的专利环境，大体表现在以下三个个方面。
第一，在国家知识产权战略及各层面法律法规、政策导引下，众多单位和个人积极申报各类专利，积累了大量有效专利，出现了很多专利权人。
第二，鉴于前期不少单位和个人以非正常目的申请专利，我国专利库中的大量有效专利，质量上其实是参差
不齐的，而且一度发生非正常申请现象，可谓鱼龙混杂，而这些没有创造价值的有效专利，不但不能发挥知识产权创造、运用的作用，更重要的是过多地挤占了社会公众权益空间，且大量低质量专利保护范围交叉重叠，又掌握
在不同主体手中，已逐渐出现专利丛林法则效应。
［1］
第三，在前期专利权保护法律法规、政策的基础上，我国已从立法层面为专利权更高强度的保护提供了新的法律依据，保护力度呈现有史以来最强状态。
由此可知，在我国进入知识产权大国行列的同时，专利权保护也进入并将长期维持一种强保护状态。
2我国现行专利侵权与专利权无效的立法状况2.1
有关专利侵权的相关法律法规
专利侵权诉讼作为民事侵权诉讼的一种，实体上除适用民法典侵权责任编的一般规定外，主要还适用《专利法》第七章有关专利权的保护条款及相关司法解释，以下主要从被诉方角度进行说明。
《专利法》第六十七条为现有技术/设计抗辩条款，该条为2008年专利法修正时增加的条款，主要是考虑到实践中个别权利人存在恶意利用已经公知的现有技术/设计申请专利并维权的情形，而被诉方又只能通过复杂且
收稿日期：2020-05-28
作者简介：雷雅景（1982—），女，硕士，律师/专利代理师，研究方向：知识产权。
耗时的专利权无效宣告程序实现不侵权抗辩，这一条文的增加正是为了平衡专利权人和社会公众的利益，为被诉方在专利侵权诉讼中直接援引不侵权抗辩提供了法律依据。《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（法释〔2009〕21号）》第十四条第二款规定了现有设计抗辩的司法适用，即现有设计抗辩需要被诉侵权设计与现有设计达到相同或者无实质性差异的程度。
《专利法》第七十五条规定了被诉方可以援引的五种不视为侵犯专利权的情形，即专利权用尽、先用权人的实施权、国际交通临时使用权、专为科学研究和实验而使用、医药领域为提供行政审批而使用。该条是法律对专利权的一种限制性规定，目的是合理保护专利权人合法权益的前提下，同时保护社会及公众利益。
《专利法》第七十七条规定了合法来源抗辩，该条是关于非恶意的专利侵权行为不承担赔偿责任的规定。
2.2有关专利权无效的相关法律法规
我国《专利法》第四十五条在法律效力级别上规定了专利权无效宣告的原则；我国《专利法实施细则（2010修订）》第六十五条在行政法规效力级别上规定了专利权无效宣告请求人发起专利权无效宣告
程序的具体理由和证据要求，就外观设计专利权而言，无效理由相对于发明专利和实用新型专利少很多，经常用到的主要是专利法第二十三条，第二十三条包含四个条款，内容包括即新颖性、创造性标准，及不与他人在先合法权利相冲突的要求；《专利审查指南》第四部分第五章在部门规章效力级别上规定了国家知识产权局对外观设计专利权无效宣告请求进行审查所适用的一系列程序和判断标准。
通过解读以上法律法规可知，对于国家知识产权局专利局已公告授权的专利，任何单位和个人均可依据《专利法实施细则》第六十五条规定的无效理由，结合相应证据，向国务院专利行政部门提出专利权无效宣告请求，只要不违反一事不再理原则，可依据不同证据和不同无效理由的结合多次对同一授权专利提起，不受次数限制。这是因为经过专利局审批授权的专利，受客观条件限制，仍然有可能存在不符合专利法规定的地方，尤其是对于实用新型专利和外观设计专利，不经过实质审查，即便是经过实质审查的发明专利，由于审查员检索的数据库基本限于专利文献，很少涉及到在先使用公开的证据，国家知识产权局专利局完全可能将属于社会公众的现有技术也划归给专利权人成为其专利权保护范围的一部分。［2］
2.3专利侵权诉讼与专利无效的法律衔接之处
由上可知我国在专利侵权判断与专利无效判断上实
行的是双轨制构造［3］，实践中必然发生专利侵权诉讼裁判文书生效后涉案专利被宣告无效的情形，
此时生效裁判文书的效力该如何处理，我国《专利法》第四十七条对此作出了规定。
《专利法》第四十七条的规定包含三个层面。
2.3.1对“宣告无效的专利权”的效力认定原则是“视为自始即不存在”，即专利并非自被宣告无效后才失去法律效力，而是从授权开始就没有法律约束力，该款明确了宣告专利权无效的决定具有追溯力的总体原则。
2.3.2按照民法的一般原则，被宣告无效的专利权的权利人因行使专利权所获得的利益属于不当得利，既然被宣告无效的专利权视为自始即不存在，则专利权人应当将不当得利返还相对人，但考虑到专利权授权过程的复杂性，很难保证每一项被授予的专利权都符合法律规定的条件而不在其后被宣告无效。为保障社会经济秩序稳定，法律规定宣告专利无效的决定对已履行或强制执行的法院判决、调解书及行政机关决定不具有追溯力。［4］
2.3.3宣告无效的专利权“不具有溯及力”的两种例外情形：①专利权人存在恶意而给他人造成损失的；②不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的。也就是说，如果原专利权人存在主观恶意，违反诚实信用原则或违反了民法的公平原则，即使生效判决已经执行完毕，宣告专利权无效的决定对其仍然有溯及力。
3专利侵权司法案件统计与分析
专利侵权诉讼案件因为专利类型不同而呈现不同特点，外观设计专利侧重保护工业品富有美感的外观，与侧重保护技术的实用新型专利和发明专利有很大不同。［5］
3.1数据统计
通过对中国裁判文书网收录的专利侵权诉讼案件进行统计，得出以下数据：
侵害发明专利权纠纷案件为9752件，其中一审撤诉裁定4063件，占比41.66%；侵害实用新型专利权纠纷为26976件，其中一审撤诉裁定14018件，占比51.96%；侵害外观设计专利权纠纷为50038件，其中一审撤诉裁定25507件，占比50.98%；其中判决为14647件，包含现有设计抗辩的判决有2553件，占比同时进入审判监督程序的判决有18件。［6］专利权宣告无效后返还费用纠纷6件，撤诉1件，驳回5件。
3.2案例分析
本文为便于说明问题，以侵害外观设计专利权纠纷案例进行分析。
通过对上述侵害外观设计专利权纠纷案件中一方当事人提出过现有设计抗辩，最后进入审判监督程序，且由审理的15件再审判决书及多篇再审裁定书进行分析，得出以下几种结论。
3.2.114件案件的被诉方均在诉讼过程中向国家知识产权局提出过专利权无效宣告请求，占比93%以上，但基本都不是在一审答辩期间提出的。
3.2.29件案件①属于在二审判决生效后但尚未执行期间，涉案专利权被宣告无效的，被诉方申请再审后，再审经过审理后撤销一、二审判决，占比60%，个别判决书在说理部分会同时认定被诉方在原审中主张的现有设计抗辩成立。
3.2.31件案件②属于在二审判决生效且被执行完毕后，涉案专利权被宣告无效的，被诉方申请再审请求撤销二审，同时认为专利权人存在恶意执行，不返还专利侵权赔偿金明显违反公平原则的情形，再审经过审理后撤销维持原判的二审判决，撤销一审停止侵权的判项，维持一审赔偿损失的判项，即执行不能回转，占比7%。［7］3.2.41件案件③属于在二审判决生效且被执行完毕后，涉案专利权被宣告无效的，被诉方申请再审，再审经过审理后认为专利权人存在恶意执行情形，撤销一、二审判决，即发生执行回转，占比7%。
3.2.51件案件属于④经过一审、二审、再审程序，被诉方提出的现有设计抗辩主张均被支持的，占比7%。3.2.6原审判决执行完毕，涉案专利权宣告无效的决定不溯及原判决。再审申请人未能证明其因权利人恶意而遭受损失，且不返还原审判付赔偿金不违反公平原则的情况下，仅以涉案专利权被宣告无效请求再审的，驳回再审申请⑤。
3.2.7专利权宣告无效后返还费用纠纷案件的驳回率在83%以上。
以上结论与《专利法》第四十七的规定基本一致，主要体现在“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”［8］
4被诉方应否提出专利权无效宣告请求
通过前文内容可知，我国目前有效专利数量庞大，知识产权保护力度加大，提高专利侵权法定赔偿上下限的同时增加了惩罚性赔偿条款，这意味着会有更多的专利权人更积极地去进行专利维权，这意味着每个市场主体在生产经营活动过程中很容易就会发生落入他人专利权保护范围的行为。
那么遭遇专利侵权诉讼的被诉方是否需要在应对专利侵权诉讼的同时着手对涉案专利提出专利权无效宣告请求呢？提与不提有什么不同呢？分别需要考量哪些因素呢？下面我们进行详细说明。
4.1专利侵权诉讼中被诉方不提出专利权无效宣告请求的结果
前文统计数据显示，一审撤诉裁定占比50.98%，对此类案件比较有实务经验的人都知道，大多数撤诉案件属于双方达成赔偿和解方案后撤诉的。不撤诉的案件审理法院经过审理后，要么驳回起诉或诉讼请求，要么判决侵权，判决侵权的判决书生效后，被诉方向起诉方支付赔偿金，如果赔偿金支付完成，
即便涉案专利被自己或他人宣告无效，已支付的赔偿金不能取回。［9］
4.2专利侵权诉讼中被诉方提出专利权无效宣告请求的结果
专利侵权诉讼过程中被诉方同时提出专利权无效宣告请求的，需要在一审答辩期间内向国家知识产权局提出，同时向审理法院申请诉讼中止，待无效宣告请求审查决定书作出并生效后恢复专利侵权诉讼案件的审理，无效宣告请求审查决定宣告涉案专利权无效的，对专利侵权诉讼作出驳回起诉裁定；无效宣告请求审查决定宣告涉案专利权部分无效或维持专利权有效的，法院经过审理后要么驳回诉讼请求，要么判决侵权，判决侵权的判决书生效后，被诉方向起诉方支付赔偿金。［10］
4.3专利侵权诉讼中提与不提专利权无效宣告请求的区别
被诉方在专利侵权诉讼中的抗辩事由，根据《专利法》相关规定及实务经验，主要归结为以下五种。4.3.1专利权无效抗辩——被诉方通过对涉案专利向国家知识产权局提出专利权无效宣告请求，以否定起诉方的权利基础，实现釜底抽薪的功效。
4.3.2不侵权抗辩——《专利法》第六十四条规定了专利权的保护范围，被诉方通过比对被控侵权设计与涉案外观专利设计，如果二者不相同也不相近似，则未落入涉案专利权保护范围，不构成侵权。
4.3.3现有设计抗辩——是指被诉侵权设计与一项现有设计相同或者相近似，或者被诉侵权产品的外观
设计是一项现有外观设计与该产品的惯常设计的简单组合，则被诉侵权外观构成现有设计，被诉侵权人的行为不侵犯外观设计专利权。⑥惯常设计，是指现有设计中一般消费者所熟知的、只要提到产品名称就能想到的相应设计。
4.3.4先用权抗辩——行使先用权的条件是：做好制造、使用的必要准备；仅在原有范围内继续制造、使用；
在先制造产品或者在先使用的方法或设计，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段从专利权人或其他独立研究完成者处取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的。
4.3.5合法来源抗辩——指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得被诉侵权产品，被诉方应当提供符合交易习惯的票据等作为证据。
以上抗辩事由中专利无效权抗辩为首选，次之为其他抗辩事由的组合使用，其中第三、四项存在竞合情形，使用时根据案情择优选择。
通过以上列举的抗辩事由可知，提起专利权无效宣告请求属于专利侵权诉讼中最有力的抗辩手段和保护屏障，如果用的好，可以实现胜诉目的，避免不必要的赔偿，同时因涉案专利被无效而弱化或削弱竞争对手的市场竞争地位。
在专利侵权诉讼中，权利人据以主张的专利权未被宣告无效之前，其权利应予保护，不得以该专利权不符合专利法相关授权条件、应被宣告无效为由作出裁判⑦。也就是说，如果缺少专利权无效宣告请求这道屏障对行使专利权的行为先行拦截，仅以其他事由进行抗辩的，审理法院出于对有效专利的强保护导向，被诉方只有在证据很充分的情况下才有可能胜诉。
4.4专利侵权诉讼中被诉方提与不提专利权无效宣告请求的考量因素
那么遭遇专利侵权诉讼的被诉方需要根据哪些因素来决定专利权无效宣告请求的提与不提，以及何时提的问题呢？世上没有两片完全相同的树叶，每个案件也都有其特别之处，有的一个案件牵涉其他多个案件，有的一个案件结果就能决定企业的生死存亡，比如围绕行业核心技术的专利纠纷，因为专利侵权纠纷案件不仅仅是一个民事纠纷案件，尤其是企业间的专利侵权纠纷往往包含企业的商业竞争策略，故难以有完美的整齐划一的标准供被诉方选择适用，本文仅以外观设计专利侵权诉讼为例总结以下几种情形供参考：
被诉方收到起诉状和证据后，首先判断被控侵权设计与涉案外观专利相同还是不同。
4.4.1若相同：①再看被控侵权设计是模仿市场产品还是自己独立研发设计，若是模仿市场产品，亦无其他程序及实体抗辩事由足以反驳，起诉方提供了专利权评价报告且初步结论显示全部专利未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷，又诉求金额不大，被诉方与起诉方生态链上距离较远，且被诉侵权
行为后续不会再发生，此时起诉方就没有必要额外提出专利权无效宣告请求，可以考虑直接与对方达成和解，以节约程序成本和
时间成本。②若是自主研发或是对被控侵权设计产品的来历了如指掌，能够通过适量付出到在先相同产品设计的，可以提出现有设计抗辩或先用权抗辩，也可以同时提出专利权无效宣告请求；若是到多个同类产品的在先相似设计，可以将不同设计特征组合起来拼凑为涉案外观专利的，此时要尽可能在一审答辩期内提出专利权无效宣告请求，因为仅通过诉讼进行现有设计抗辩是很难奏效的。
4.4.2若不同，再判断不同的程度；①若是细微差别，适用（1）的情况。②若是有很大不同，可以直接在诉讼中运用不侵权抗辩进行反驳，当然如果考虑到与起诉方的竞争关系，在掌握相关证据的情况下也可以借此时机提出专利权无效宣告请求。③无法判断不同属于细微差别还是很大差别的，但掌握了一些在先相似设计证据，且与起诉方有较强竞争关系的，也是尽可能在一审答辩期内提出专利权无效宣告请求，因为专利权无效宣告程序的审理标准与专利侵权诉讼的审理标准不同。
以上提出专利权无效宣告请求的被诉方，如因故未能在一审答辩期提出而导致审理法院对本诉不予中止的，专利权无效宣告请求人可依据《专利优先审查管理办法》第四、五条的规定向国家知识产权局提出优先审查，防止专利权无效决定在判决生效并被执行完毕后作出，届时被诉方将面临同时承担支付专利侵权赔偿金和专利权无效宣告请求费及其他费用和时间成本的风险。
5结语
鉴于当下知识产权环境，一方面司法层面在进一步加大专利权保护力度，另一方面实践中存在大量低质量专利的专利权人滥用专利权维权的现象，本文认为遭遇此类维权诉讼的被诉方，一定要冷静分析，不能盲目与起诉方达成和解，作为诉讼主体，要在现有法律制度框架下，合理利用专利权无效宣告程序来打击滥用专利权维权的行为；作为社会公众，为鉴别高质量专利，抵制专利丛林法则作出应有贡献，以使我国社会朝着专利法鼓励发明创造，推动发明创造应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展的立法目的正向循环发展下去。
注释：
①参见（2019）最高法民再278号、（2020）最高法民再104号、（2018）最高法民再277号、（2018）最高法民再225号、（2018）最高法民再355号、（2018）最高法民再357号、（2016）最高法民再423号、（2019）最高法民再357号、（2019）最高法民再356号民事判决书。
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