我国外观设计专利重复授权问题的更好解决
题目英译文
Double Patenting Prohibition Doctrine on Deign Patent and How to Solve the Double Patenting Issue on Design Patents in China in a Better Way
摘要
本文讨论了目前我国外观设计专利禁止重复授权原则的规定以及实践中存在的问题。对于同一发明创造所有人的保护范围不同但是构成重复授权的多项产品相似设计只允许有一项专利权存在，这在理论上造成了权利人保护范围的损失以及实践中保护的不确定性。简析了欧洲共同体、美国和日本这方面的规定和做法并将其与国内的做法对比，探讨了解决我国外观设计重复授权问题的更为科学合理的思路。建议参考国外外观设计禁止重复授权原则的规定和实践，采取区别对待的方式，禁止保护范围完全相同的两项产品外观设计权利同时存在，而对于保护范围不同但是被认为构成重复授权的两项产品外观设计，允许其权利同时存在，并用一定的附加条件进行约束以避免权利冲突。 关键词
外观设计、重复授权、侵权判定、保护范围、公平合理
一、问题的提出
外观设计专利确权和侵权判定无需像发明或者实用新型专利侵权判定那样进行复杂的技术分析，看上去更简单。同时，外观设计确权和侵权认定要进行的产品种类和外观设计的相近似性（关于确权认定，2009年10月1日起施行的《专利法》为实质相同和明显区别）认定[1]都具有一定的主观性，使得外观设计确权和侵权判定结论带有更大的不确定性。
作为外观设计发明创造的所有人，可能会发明创造出用于同一产品的多项相似设计，或发明创造出可以用于多个相同或相近种类产品的一项设计或多项相似设计。这就有点像发明和实用新型领域里面具有属于一个总的发明构思的多项发明创造的情况。为了所发明创造出来的所有这些外观设计都能获得确定性更高的完善保护，需要为同一产品寻求取得对多项相似设计的外观设计专利权，或需要为多个相同或相近种类产品寻求取得对同一项设计或多项相似设计的外观设计专利权。与这两种情形对应，有两个问题需要考虑：同一个发明创造所有人，为同一产品取得的对于多项相似设计的外观设计专利权是否构成法律上应该禁止
的重复授权？同一个发明创造所有人为多个相近种类产品取得的对于同一设计或多项相似设计的外观设计专利权是否构成法律上应该禁止的重复授权？
本文希望通过对国内外外观设计专利的禁止重复授权原则的简析和对比，探讨解决我国外观设计重复授权问题的更为科学合理的思路和建议。以期通过完善外观设计专利禁止重复授权原则方面的规定，提高外观设计专利的保护水平，并提高外观设计专利的确权和侵权判定的确定性，提高法律上的可预期性。
二、我国的专利制度关于外观设计专利禁止重复授权原则的规定及实践现状
1、对于同一个主体做出的同一产品的多项相似设计或多项相近种类产品的一项设计或多项相似设计，只能允许其中一种产品的一项外观设计获得专利权带来的问题
按照2001年7月1日起施行的《专利法》和《专利法实施细则》以及2006年7月1日起施行的《审查指南》的规定，上述的两种情形下的多项相似设计都属于同样的发明创造，如果进入无效程序，只有对应于一种产品的一项设计的一个专利权可以维持有效，对于所有其他的相似设计的专利权都面临被无效的结局。例如“染机”外观设计专利行政纠纷案。[2]
而对于这些彼此相近似的外观设计的多个专利权的保护范围虽然彼此会有交叉，但是并不完全相同。从理论上讲，如果只对一个种类的产品的一项外观设计授予专利权。该一个专利权能否理想地覆盖对应于该一个种类产品或所有相近种类产品的所有其他那些相近似的外观设计所包括的保护范围，这在实践中至少具有不确定性，造成了法律的可预期性不够高。下面举两个案例进行说明：
2、“立体贺年卡”对“立体日历”案[3]
本案的外观设计专利的产品名称是“立体贺年卡”，该产品的洛迦诺分类号为19-01。被控侵权产品是“立体日历”，洛迦诺分类号是19-03。在本案中，一审法院认为被控侵权产品和专利设计的比较只能在同一小类内进行，不在同一小类内不能进行比较，因此侵权不成立。二审法院持相反的观点，认为“虽然根据外观设计分类表两者不在同一小类之中，但二者都是在元旦、春节出售的产品，都起恭贺新年的作用，在消费者眼中，二者是同一类或同一种产品，消费者很容易将两者混淆”。
3、“涂改笔”对“圆珠笔”案[4]
在本案中，本外观设计专利的产品名称为“涂改笔”，其属于洛迦诺分类表中第19－02类。被控侵权产品为“圆珠笔”，属于第19－06类。两审判决都认为：本专利的涂改笔是用于消除字迹的，而被控侵权产品是用于书写字迹的圆珠笔，二者功能、用途不同，分类不同，在实际销售过程中用于书写的圆珠笔与用于消除字迹的涂改笔也不会摆在同一柜台，故专利产品“涂改笔”与被控侵权产
品“圆珠笔”是不相同也不类似的产品，侵权不成立。
4、对前面两个案例的设想
设想一下，在专利申请阶段，如果“涂改笔”外观设计专利权人就同一外观设计不仅在19－02类产品上
申请外观设计专利，而且对19－06类圆珠笔类产品也单独申请外观设计专利，是否能避免在19－06的圆珠笔类产品上得不到保护的问题？如果“立体贺年卡”外观设计的专利权人在19－03日历类产品上也申请外观设计专利，是否就可以直接用产品名称为“日历”的外观设计专利行使权利，从而避免用产品名称为“立体贺年卡”的外观设计专利行使权利所带来的一审法院给出的侵权不成立的局面，从而便利地在日历类产品上也获得很确定的保护？按照现在的国内关于禁止外观设计重复授权的规定，如果在这两项外观设计都分别在两个产品类别提出了外观设计专利申请，能否在两类产品上都获得授权？如果能获得授权，在无效阶段对应于两类产品的两个专利权中是否有一个会被无效。虽然现在最高法院已经对产品分类的判断标准进行了明确，[5]但是相近种类的产品的判断依然具有不确定性。
5、“染机”外观设计专利重复授权案
实际上，我国的法律界已经意识到了对同一人同日分别提出的多项相似设计不能都授予专利权所带来的与《专利法》的立法本意不符的问题。例如在“染机”外观设计专利重复授权案的二审行政判决书表示了下面的意思：既不允许在一个申请中包括多个相似设计，分开申请又被认为是构成重复授权而予以禁止的做法与《专利法》及实施细则鼓励发明创造、促进科技创新和进步的立法本意不符，就多项相似设计提出的多项外观设计专利申请并不违反相关法律规定，没有侵犯国家利益、社会公共利益及他人的合法权益，符合《专利法》及《专利法实施细则》关于鼓励发明创造、促进科技创新和进步的立法本意，应当予以认可和保护。[6]
6、“行李箱握把拉杆座体（六之一）”外观设计专利无效案
关于涉及两项相似设计的两项专利权只能维持其中一项权利的做法，也有的法律专家从另外的角度发表了意见。在“行李箱握把拉杆座体（六之一）”外观设计专利无效案中，请求人以本外观设计专利与对比设计专利重复授权为由请求宣告本外观设计专利无效，专利权人通过放弃对比外观设计专利而维持了本外观设计专利的有效性。二审判决表示出了如下的意见：在这种情形下，“如公众未经许可使用与已经放弃的外观设计专利权相同的外观设计，则因外观设计与”被维持有效的外观设计专利权“属于同样的发明创造，故未经许可的使用属于侵犯”该被维持有效的“外观设计专利权的行为，而不属于是使用公有领域技术的行为。”[7]
与上面的意见同理，如果出现用于一种产品的一项外观设计与用于一个相近种类产品的另一项外观设计实质相同而属于同样的发明创造的情形，当该另一项
外观设计的专利权被宣告无效或被放弃以便维持该一项外观设计的专利权有效时，如果公众未经许可使用与已经被宣告无效或放弃的该另一项外观设计专利相似的外观设计，也应该属于对被维持有效的该一项外观设计的专利权的侵犯，这样才是公平合理的。
在理论上和实践中，如果将与被宣告无效或放弃的该另一项外观设计相似（或实质相同）的被控侵权产品的外观设计与被维持有效的该一项外观设计进行直接比对，有可能得出该被控侵权产品的外观设
计与被维持有效的该一项外观设计不相近似的结论，从而认定不侵权。在该一项外观设计专利被宣告无效或放弃之后，理论上给权利人造成了专利保护范围的损失，而且，该理论上的专利保护范围的损失可能在实践中变成事实上专利保护范围的损失。这显然对专利权人不公平。当然，对于两项外观设计完全相同两项专利保护范围也完全相同而将其中一项专利宣告无效或放弃的情况，这种理论上专利保护范围的损失不存在。
另外，在同一人获得了对应于多项相似外观设计的多项外观设计专利权之后再将其中的一部分宣告无效或放弃，也造成了不必要的司法程序和成本的浪费。
7、目前正在施行的《专利法》关于抵触申请的规定
根据2009年10月1日起施行的《专利法》第23条的规定，申请人自己的在先递交在后公开的外观设计专利申请被作为抵触申请，对自己在后申请的授权构成障碍。
8、目前正在施行的《专利法实施细则》关于合案申请的规定
2009年10月1日起施行的《专利法》第31条第2款中规定了“一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出”。2010年2月1日起施行的《专利法实施细则》第35.1中将对于同一产品的相似外观设计的数量限制为10项。
9、目前正在施行的《专利审查指南》中关于就外观设计而言的同样的发明创造的规定
关于涉及外观设计的同样的发明创造的定义，2010年2月1日起施行的《专利审查指南》与2006年7月1日起施行的《审查指南》中的具体规定之间有区别。根据新版的《专利审查指南》的规定，将针对外观设计专利而言的“同样的发明创造”解释成“相同”和“实质相同”的外观设计。
10、《专利审查指南》中关于就发明和实用新型而言的同样的发明创造的规定
2010年2月1日起施行的《专利审查指南》第二部分第三章第6.1节规定了“对于发明或实用新型，专利法第九条或专利法实施细则第四十一条中所述的‘同样的发明创造’是指两件或两件以上申请（或专利）中存在的保护范围相
同的权利要求”。该节还特别强调了“应当注意的是，权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。例如，权利要求中存在以连续的数值范围限定的技术特征的，其连续的数值范围与另一件发明或者实用新型专利申请或专利权利要求中的数值范围不完全相同的，不属于同样的发明创造”。
11、存在的问题
尽管有了合案申请的规定，并缩小了构成同样的发明创造的外观设计的范围，外观设计重复授权所带来的问题并未彻底解决。同一产品的相似外观设计超过10项如何处理？如何保护对应于多个相近种类
产品的一项设计或多项相似设计？成套产品涉及多项相似设计的保护问题？申请人在同一发明构思的基础上先后做出从而先后提出专利申请的多项相似外观设计无法取得完善的保护。
同时，就外观设计而言的同样的发明创造的定义“要求保护的产品外观设计相同或实质相同”可能比原来的“外观设计相同或者相近似”定义的外延小了，也许可以将一部分相近似的外观设计排除在构成重复授权的外观设计之外。但还有一部分相似外观设计保护范围虽然不同，但相近似的程度高至构成实质相同，以致面临重复授权的困境。
与“相近似”的判断具有主观性一样，“实质相同”的判断也会受到判断者的主观影响，具有主观性，判断结果不确定性较大，从而在这方面的法律上的可预期性还是不够。
我国当前的外观设计制度是将设计结合到产品上去的，所以外观设计专利的保护范围不是仅由设计本身决定，而是由设计和产品共同决定。外观设计侵权判定时以及涉及外观设计而言的同样的发明创造的判断都需要对产品种类的相近似做出判断，而产品种类的相近似判断也具有主观性和不确定性。
同一种类产品的彼此相似的多项设计的保护范围彼此有重叠但是不相同，同一种类产品的实质相同的多项设计的保护范围彼此有重叠但是不相同，关于多个相近种类产品的一项设计或多项设计的保护范围彼此也有重叠但是也不相同。我国现行专利制度对于外观设计专利而言的“同样的发明创造”包括了一部分保护范围不相同但是有重叠的多项设计。这与前面第10点提及的我国发明和实用新型专利的禁止
重复授权原则只有存在保护范围相同的权利要求时才认为属于同样的发明创造而构成重复授权的把握尺度不一致。
当两项外观设计专利设计不相同保护范围不相同，但是因为被认定为实质相同，而将其中一项宣告无效而只维持其中一项有效时，就可能会出现前面在讨论“行李箱握把拉杆座体（六之一）”外观设计专利无效案时提到的理论上专利保护范围的损失，而且在权利人实际行使权利时，这种理论上的损失有可能成为真实的损失。
根据现行《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》关于禁止重复授权原则的规定，发明创造所有人用于同一产品的超过10项的相似设计或用于
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