专利审查操作规程(2011修订版)实质审查分册前六章

总目录
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总目录
第一章不授予专利权的申请
1 专利法第2条第2款的审查 (3)
2 专利法第5条的审查 (6)
3 专利法第25条的审查 (7)
第二章说明书和权利要求
1 说明书应当充分公开 (21)
2 权利要求书应当以说明书为依据 (30)
3 权利要求书应当清楚 (36)
4 权利要求书应当简要 (50)
5 必要技术特征 (51)
第三章新颖性
1 现有技术 (55)
2 抵触申请 (62)
3 新颖性审查的特殊问题 (62)
4 对同样的发明创造的处理 (66)
第四章创造性
1 突出的实质性特点的判断 (75)
2 预料不到的技术效果的判断 (83)
3 发明不具备创造性的评述 (84)
4 理解发明创造的形成过程,避免“事后诸葛亮” (86)
第五章实用性
1 审查对象 (91)
审查操作规程·实质审查分册
2
2 不具备实用性的主要情形 (93)
3 实用性与充分公开 (100)
第六章单一性和分案申请
1 单一性 (103)
2 分案申请 (110)
第七章检索
1 检索概述 (113)
2 检索过程 (116)
3 检索策略............. 127 4 检索报告.. (137)
5 几种特殊情形的检索 (140)
第八章实质审查程序
1 实质审查事务处理 (149)
2 优先权 (163)
3 审查文本 (169)
4 全面审查 (180)
5 继续审查 (183)
6 通知书的撰写 (183)
7 公众意见的处理 (187)
8 会晤和电话讨论 (187)
9 修改文本的审查 (188)
10 驳回决定 (198)
11 授予专利权 (207)
12 前置审查和复审后的继续审查 (207)
13 实用新型专利权评价报告 (208)
14 旧案、过渡案的审查操作 (213)
第九章涉及计算机程序的发明专利申请的审查
1 涉及程序本身的权利要求的审查············· 223总目录3
2 涉及算法的发明专利申请的审查 (226)
3 涉及汉字编码方法的发明专利申请的审查 (228)
4 涉及商业方法的发明专利申请的审查 (231)
5 “方法与产品相对应”情形的审查 (236)
6 充分公开的审查 (240)
7 修改文本的审查 (243)
第十章化学领域发明专利申请的审查
1 化合物发明专利申请的审查 (253)
2 西药领域发明专利申请的审查 (289)
3 中药领域发明专利申请的审查 (304)
4 生物技术领域发明专利申请的审查 (321)
5 包含参数特征的产品发明专利申请的审查 (340)
6 包含方法特征的产品发明专利申请的审查 (352)
第十一章进入国家阶段的PCT 申请的实质审查
1 实质审查依据的文本 (361)
2 检索 (364)
3 实质审查的特殊规定 (366)
4 实质审查的内容 (367)
《审查操作规程》修订说明·············376第一章不授予专利权的申请
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第一章不授予专利权的申请
目录
1 专利法第2条第2款的审查··········· 3(1.1)
1.1 技术方案的判断·········· 3(1.1)
1.1.1 技术方案的判断原则··················· 3(1.1)
1.1.2 技术方案判断的注意事项·················· 3(1.1)
1.1.3 技术方案判断示例·············· 3(1.1)
1.1.4 撰写审查意见应注意的问题·············5(1.3)
1.2 不属于专利法意义上的产品发明·········5(1.3)
2 专利法第5条的审查················· 6(1.4)
2.1 审查对象·············· 6(1.4)
2.2 审查注意事项···························· 6(1.4)
3 专利法第25条的审查··········· 7(1.5)
3.1 专利法第25条的审查对象·················· 7(1.5)
3.2 智力活动的规则和方法················· 7(1.5)
3.2.1 产品权利要求中涉及的智力活动的规则和方法·············· 7(1.5)3.2.2 智力活动的规则和方法的审查······ 8(1.6)
3.2.2.1 单纯的智力活动的规则和方法的权利要求·········· 8(1.6)
3.2.2.2 智力活动的规则和方法与技术特征组成的权利要求······· 9(1.7)3.2.2.3 审查意见撰写示例············ 9(1.7)
3.3 疾病的诊断和方法········· 10(1.8)
3.3.1 疾病的诊断方法················ 10(1.8)
3.3.2 疾病的方法················ 15(1.13)
3.3.3 目的的外科手术方法·······15(1.13)
3.3.4 美容方法···················· 15(1.13)
3.3.5 审查意见撰写示例····16(1.14)
第一章不授予专利权的申请
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第一章不授予专利权的申请
1 专利法第2条第
2 款的审查
专利法第2 条第2 款是对可申请专利保护的发明客体的一般性规定,不是判断新颖性和创造性的具体审查标准。
1.1 技术方案的判断
1.1.1 技术方案的判断原则
专利审查指南(以下简称审查指南)第二部分第一章第2 节规定,技术方案
是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通
常是由技术特征来体现的。审查指南还规定,未采用技术手段解决技术问题,以
获得符合自然规律的技术效果的方案,不属于专利法第2 条第2 款规定的客体。
根据审查指南的上述规定,一项技术方案应该同时具备技术手段、技术问题
和技术效果三要素。一般来说,通过技术手段解决的问题都是技术问题,通过技
术手段实现的效果都是技术效果。
涉及计算机程序的相关专利申请的审查参见本分册第九章的具体规定。
1.1.2 技术方案判断的注意事项
(1)技术方案的判断,重点是判断该方案是否采用了技术手段。
(2)将权利要求的方案作为一个整体,判断整个方案是否采用了技术手段,
解决了技术问题并产生了技术效果。不应通过判断个别特征解决了技术问题并产
生了技术效果,从而得出该权利要求的方案为技术方案的结论。
(3)一般情况下,技术方案的判断无需借助现有技术,但是如果审查员通过阅
读说明书尚不能作出判断时,也可以通过与现有技术的比较来确定是否是技术方案。(4)审查指南有关技术方案的定义中,“利用了自然规律”是为了排除利用人
为规定和经济规律等完成的发明,并不是要求说明书中必须指明具体应用了什么
自然规律。
1.1.3 技术方案判断示例
【案例1】
权利要求:一种利用香烟作广告的方法,将拥有广泛使用者的香烟盒作为媒
(1-1)审查操作规程·实质审查分册
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体进行广告活动,香烟盒外表面中的一部分设置香烟厂家本身的商标、图形及文字,而在香烟盒外表面的其余部分设置其他的广告内容。
说明书中记载其要解决的问题是提供一种简单、廉价、传播范围广的香烟广
告的方法。
【案例分析】
该申请涉及一种制作广告的方法,该方法利用了香烟盒廉价、传播范围广的
特点,将特定的广告内容放在香烟盒上,并不涉及香烟盒的构造,在该方法中,
香烟盒仅仅是广告内容的载体,其上的香烟厂家商标、图形及文字是信息的具体
内容。然而,将香烟盒作为信息表述的载体,仅仅涉及广告创意和广告内容的表达,其特征不是技术特征,解决的问题也不是技术问题,因而不能构成技术手段,
该权利要求限定的不是一个技术方案。
【案例2】
权利要求:一种具有装饰性伞头的晴雨伞,包括支撑伞布的伞柄和伞骨以及
与伞柄的手持端固定连接的伞头,其特征在于:所述伞头是具有气密内腔的透明伞头,在伞头的内腔封装有防冻无菌液体,能自由流动的小装饰物浸泡在所述液体中。在说明书中记载了其要解决的问题
是使雨伞更美观,所达到的效果是使雨伞
更美观。
【案例分析】
该申请涉及一种具有装饰性伞头的晴雨伞,根据所属领域的公知常识,其特
征部分“所述伞头是具有气密内腔的透明伞头,在伞头的内腔封装有防冻无菌液体,能自由流动的小装饰物浸泡在所述液体中”都是伞头的具体结构特征,是技
术特征,这些特征构成的手段使该申请的雨伞头有一个立体的、有动感的装饰物,因此该申请采用了技术手段。
虽然说明书记载的所要解决的问题是使雨伞更美观,但是通过进一步分析,
可以确认,该发明实际上是采用在伞头设置透明气密内腔,并在其中充入液体和
小装饰物这些技术手段,对雨伞结构进行改进,解决使小装饰物在伞头内可视漂
浮这样的技术问题,从而实现了伞头能够呈现漂浮装饰这样的技术效果,至于雨
伞美观只是该技术方案衍生的视觉效果,并不能由此掩盖其构成技术方案的本质。因此该权利要求请求保护的内容构成技术方案。
【案例3】
权利要求:一种交友信息交换机,其特征在于:它包括料厢,料厢内盛装若
干空心容器,料厢设置有投币口,在投币口下有一手柄,手柄依次连料厢内的识
币凸轮和手柄齿轮,识币凸轮连一棘爪,控制齿轮与手柄齿轮啮合,控制齿轮的
上方为料厢的上储物室,上储物室底部有供空心容器下落的下落孔,料厢下部设
置有空心容器出口,其中装已填写信息的空心容器的料厢上开设有空心容器的入
(1-2)
第一章不授予专利权的申请
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口,空心容器内装有传递信息的载体或小物件。
在说明书中记载了其要解决的技术问题是为人们提供更多的交友机会,解决
交友困难的问题。获得的效果是交友更加便利,渠道更加丰富。
【案例分析】
该申请涉及一种交友信息交换机,其特征部分记载了该信息交换机的具体结
构,包括料厢的具体组成部件及各部件之间的连接关系、位置关系,根据所属领
域的公知常识,这些特征是技术特征。
据说明书记载,该发明所要解决的问题是为人们提供更多的交友机会,解决交友困难的问题,所要实现的效果是使交友更加便利,增加交友的渠道。从
权利要求记载的方案可以看出,尽管交友机会的增加是由于载体或小物件上
记载的信息产生的,但是所说的信息能够被传递出来是通过交换机实现的,
该交换机具有使记载有信息的载体或小物件在交换机中运动、最后自动离开料厢、使投币者可以获得的结构,因此该权利要求请求保护的内容构成了技术方案。
1.1.4 撰写审查意见应注意的问题
(1)在撰写适用专利法第2 条第2 款的审查意见时,审查员应当注意,在没
有得出权利要求属于技术方案的结论之前,不应当出现“该权利要求请求保护的技术方案为……”、“其采用的技术手段为……”等类似的术语或表述,以免造成逻辑上的混乱。
(2)对于一项权利要求是否构成技术方案,在审查意见中一般应包含下列要点:①权利要求中是否有技术特征,如果没有技术特征,则没有采用技术手段,
不是技术方案;
②如果有技术特征,判断这些技术特征对于所要解决的问题和实现的效果能
否起作用;
③判断所要解决的问题和实现的效果是否是技术问题和技术效果。
1.2 不属于专利法意义上的产品发明
下列主题的申请,不属于专利法意义上的产品发明:
(1)气味或者诸如声、光、电、磁、波等信号或者能量本身;
(2)图形、平面、曲面、弧线等本身。
对于上述主题的权利要求,无论权利要求的特征部分采用何种撰写方式,审
查员可以只审查权利要求的主题,无需审查权利要求的其他内容,即仅依据主题就可以直接认定该权利要求的主题不符合专利法第2 条第2 款的规定。
声、光、电、磁、波等信号或者能量本身不受专利法保护,但其发生装置或
(1-3)审查操作规程·实质审查分册
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方法属于可授予专利权的客体。
图形、平面、曲面、弧线等本身不受专利法保护,但具有图形、平面、曲面、
弧线等的产品属于可授予专利权的客体。
【案例1】
权利要求:一种由稳频单频激光器发出的稳频单频激光,其特征在于所述稳
频单频激光器具有激光管和稳频器。
【案例分析】
该权利要求请求保护的主题是一种激光,虽然其特征部分对产生激光的激光
器的具体构成部件例如激光管等进行了限定,但由于请求保护的主题是激光,因
此该权利要求作为一个整体请求保护的是激光本身,而激光本身不属于专利法意义上的产品发明,因而该权利要求不符合专利法第2 条第2 款的规定。
【案例2】
权利要求1:一种供划线作业使用的划规,由两臂及铰轴组成,其特征在于:
在两臂上与铰轴等距离处分别刻有刻度,刻度上标有数字,该数字与相应的等分圆内接多边形边数相同,相应于该数字的刻度到铰轴中心的距离,与铰轴中心到臂端的距离之比,等于相应的等分圆内接多边形的边长与该等分圆的直径比。
权利要求2:按权利要求1 的划规所形成的等分圆。
【案例分析】
权利要求2 请求保护的主题是一种等分圆,虽然权利要求2 请求保护的等分
圆用权利要求1 的划规进行了限定,但其实质上请求保护的主题是一种图形,而图形本身不属于专利法第2 条第2 款意义上的产品发明,因此不属于发明专利保护的客体。
2 专利法第5 条的审查
2.1 审查对象
专利法第5条第1款的审查对象为整个申请文件,即权利要求书、说明书(包
括附图)和说明书摘要。申请文件中只要存在违反专利法第5 条第1 款的内容,都是不允许的。
专利法第5 条第2 款的审查对象除了上述申请文件以外,还包括遗传资源来
源披露登记表。
2.2 审查注意事项
(1)对于与人类身体健康密切相关的专利申请如食品、药品和化妆品等,
(1-4)
第一章不授予专利权的申请
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审查员需要特别注意相关的法律法规,如《中华人民共和国食品安全法》等。
需要说明的是,这些法律法规是动态的,审查员可以到相关网站查最新规
定。
(2)社会公德具有地域性,由于我国的专利法不能延及我国港、澳、台地区,专利法中所称的社会公德限于“中国境内”,应当被解释为“中国内地”。
(3)对于违反专利法第5 条第1 款的专利申请,在撰写审查意见时应当明确
告知申请人,申请文件中哪些部分、哪些内容违反法律、违反社会公德或妨害公共利益,并适当说理。
(4)专利法第5条第2款所述的行政法规是指国务院颁布的行政法规。
3 专利法第25 条的审查
3.1 专利法第25 条的审查对象专利法第25条的审查对象为权利要求书。也就是说,如果一件专利申请的说
明书和摘要中存在涉及专利法第25条的内容,而权利要求书中不存在该内容,审查员不应当依据专利法第25条对说明书和摘要作出审查意见。
3.2 智力活动的规则和方法
专利法第25 条第1 款第(2)项既适用于方法权利要求,也适用于产品权利
要求。
3.2.1 产品权利要求中涉及的智力活动的规则和方法
主题是产品,特征全部为智力活动的规则和方法的权利要求,属于智力活动
的规则和方法。
【案例1】
仅以存储的计算机程序限定的存储介质,如:
(1)一种计算机可读存储介质,其特征在于存储了计算机程序,所述程序
包括:
A步骤;B 步骤;……
(2)一种存储装置,其特征在于存储了计算机程序,所述程序包括:
A步骤;B 步骤;……
【案例2】
仅以游戏规则限定的游戏工具,如:
一种游戏扑克牌,其特征在于:该扑克牌的玩法为……
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3.2.2 智力活动的规则和方法的审查
3.2.2.1 单纯的智力活动的规则和方法的权利要求
审查指南第二部分第一章4.2 中的例子只是对常见的智力活动的规则和方
法涉及的主题的列举,既不是穷举,也不能仅以个别特征涉及这些内容机械地
套用。
单纯的智力活动的规则和方法的权利要求包括以下两种情形:
(1)主题名称为智力活动的规则和方法;
(2)除主题名称外,全部特征都是智力活动的规则和方法。
审查员应当特别注意,对于将标准专利化的专利申请如质量控制方法,由于
质量控制的项目和标准都是人为的规定,因此质量控制方法的主题名称和内容都属于智力活动的规则和方法。
【案例1】
权利要求:一种在所有应用中的小数面额游戏方法,其中允许消费者购
买整单位游戏票的小数面额份额,其数额等于消费者从授权提供游戏的零售商那里得到货物和服务而应返回的零钱,中奖者根据中奖票的相对函数值来按比例分
享奖金。
【案例分析】
该权利要求涉及一种游戏方法,其解决方案是通过购买整单位游戏票的份额
或比例,并根据相应的份额计算关系来分享奖金。该游戏方法的实质是通过人为设定分配计算办法,对共同购买整单位游戏票的所有持有者中奖后的奖金分配进行计算,属于智力活动的规则和方法。
【案例2】
权利要求:一种儿童游戏棋,其特征是以九九乘法运算所得的乘积作为走
棋指数,或以合数分解因数后所得的若干个因数中的一个因数或多个因数作为
走棋指数,棋子根据上述计算的走棋指数可向前、向左或向右行走,逢单数
向左行走,逢双数向右行走,逢倍数可向前行走,遇对方棋子时,可以大数吃
小数。
【案例分析】
该权利要求涉及一种游戏棋,并依据该游戏棋行走步骤的计算方式,向前、
向左或向右行走的规则以及吃掉对方棋子的行棋规则对这种游戏棋进行了限定。然而,虽然该权利要求的主题是一种产品,但对其进行限定的特征全部属于行棋规则等这些人为设定的规则和方法,而没有包含任何技术特征,因此仍然属于一种智力活动的规则和方法。
(1-6)第一章不授予专利权的申请
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【案例3】
权利要求:一种妇科炎症的胶囊制剂的质量控制方法,其特征在于:质
量控制方法由性状、鉴别、检查和含量测定组成,其中鉴别是对地稔、头花蓼、黄柏、五指毛桃和延胡索的鉴别,含量测定是用高效液相谱法对胶囊制剂中没食子酸的含量测定。
【案例分析】
该权利要求涉及药品的质量控制方法,一般来说,质量控制方法都是人为的
规定,测定哪些成分,控制哪些指标,检测哪些项目,都是根据产品的特点制定的。因此,质量控制方法的主题名称就是一种智力活动的规则和方法。
3.2.2.2 智力活动的规则和方法与技术特征组成的权利要求
如果权利要求既含有智力活动的规则和方法,又含有技术特征,则该权利要
求就整体而言不是智力活动的规则和方法,不适用专利法第25条,审查员应当依据专利法第22条第2款或第22条第3 款进行审查。
涉及计算机程序的相关专利申请,审查员还可以依据专利法第2 条第2 款进
行审查(参见审查指南第二部分第九章第3 节例8 和例9)。
3.2.2.3 审查意见撰写示例对于有关智力活动的规则和方法的专利申请,其审查意见的撰写需要结合权
利要求的方案本身加以说理,分析是否仅仅来源于人的抽象思维,仅仅将人的思维活动间接地作用于自然,而其方案的实施仍然依赖于人的思维活动,由此判断该发明创造对人的思维运动的依赖性,比如人为设定的规则等。
【案例】
权利要求:一种高效促销方法,其特征是,由销售者根据顾客购买商品时间
的先后顺序,按照一定的排列编号,待购买商品或服务的顾客人次为四层满额一组时,就通知先购买商品的顾客来领取所购商品价值数倍的奖金或等价值的物品,以达到促销的目的。
【审查意见示例】
该权利要求请求保护一种促销方法,其方案是通过采用对购买商品或服务的
顾客编组的方式发放奖金或物品,利用赠送奖金或物品的方式达到促销的目的。该方案是人为设定领取奖金或奖品的条件,利用人们对可能满足设定条件而获得相应奖品的兴趣,借助人的思维运动及对社会现象的认识来增加商品的销售,是一种思维运动的结果,因而是智力活动的规则和方法,属于专利法第25条第1 款第(2)项规定的不授予专利权的情形。
(1-7)审查操作规程·实质审查分册
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3.3 疾病的诊断和方法
3.3.1 疾病的诊断方法
判断疾病的诊断方法时,应当关注两点:①对象;②直接目的。即判断该方
法的对象是否为有生命的人体或动物体(包括离体样本),以及该方法的直接目的是否是为了获得疾病的诊断结果或健康状况。
(1)离体样本
一种离体样本检测方法,如果该方法的直接目的是获得同一主体的疾病诊断
结果或健康状况,则属于疾病的诊断方法。
【案例1】
一种通过测定分析物的胃蛋白酶原I、胃泌素和幽门螺杆菌感染标志物来诊断
萎缩性胃炎的方法。
【案例分析】
该方法涉及一种离体样本检测方法,其直接目的是诊断该样本主体是否患有
萎缩性胃炎,因此该方法属于疾病的诊断方法。
【案例2】
一种测定唾液中酒精含量的方法,该方法通过检测被测人唾液酒精含量,以
反映出其血液中酒精含量。
【案例分析】

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