第16卷 第1期2019年 1月
China Invention & Patent
V ol.16 No.1
——陈顺弟与浙江乐雪儿家居用品有限公司专利侵权案1
闫文军
（中国科学院大学，北京100049）
摘 要：如果某技术方案仅在说明书或者附图中描述，但未写入权利要求中，权利人在侵犯专利权纠纷案件主张适用等同原则将该技术方案纳入专利保护范围时，可以认定专利权人已将该技术方案捐献给社会，其主张不应得到支持。 关键词：专利侵权等同原则捐献原则
中图分类号：G306 文献标识码：A
1案件事实
陈顺弟（一审原告、二审被上诉人、再审被申请人）是“布塑热水袋的加工方法”发明专利的专利权人。该专利权利要求1保护的是“布塑热水袋的加工方法”，共有十二个步骤，权利要求中用第一步至第十二步进行描述。其中，第十步为“将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中”；第十一步为“充气试压检验，向热水袋充人压缩空气进行耐压试验。”专利说明书第3页记载“但也可以试压后旋入塞盖”，即第十步和第十一步的步骤可以调换。
陈顺弟提起专利侵权诉讼，主张浙江乐雪儿家居用品有限公司（一审被告、二审上诉人、再审申请人，以下简称乐雪儿公司）生产热水袋的方法落入其专利的保护范围。乐雪儿公司向法院提交了“热水袋生产工艺说明”，承认自己所使用的方法与专利权利要求1中的方法部分步骤相同，其中自己所使用的方法第6、7、8、10步分别与涉案专利权利要求1的第7、6、11、10步相同。
法院审理中，双方对于是否构成侵权的一个争议点是：乐雪儿公司所使用的方法第6、7、8、10步分别与涉案专利权利要求1的第7、6、11、10步相同，但其步骤顺序不同，是否影响侵权的认定。一审、二审法院均认为，被诉侵权方法与涉案专利步骤相同，而步骤顺序不同，应按等同原则认定是否构成侵权。从技术效果上看，使用被诉侵权方法的顺序与使用涉案专利权利要求的顺序，并无实质差
异。因此，一审、二审法院均认定乐雪儿公司构成专利侵权。乐雪儿公司向申请再审。
2法院判旨
撤销原一二审判决，乐雪儿公司不构成侵权。
认定乐雪儿公司不构成侵权的主要理由是适用捐献原则。捐献原则的含义是：“对于在专利说明书中记载而未反映在权利要求中的技术方案，不能包括在权利要求的保护范围之内。”对于为什么适用捐献原则，指出，“准确确定专利权的保护范围不仅是为专利权人提供有效法律保护的需要，也是尊重权利要求的公示和划界作用，维护社会公众
作者简介：闫文军（1967—），男，山东人，中国科学院大学知识产权学院副院长、教授，主要从事知识产权法研究。
1 民事判决（2013）民提字第225号，《中华人民共和国公报》2015年第10期。
改革开放40年案例百选之二十九
2019年第1期
2 民事判决（2013）民提字第225号。
3 10
4 U.S. 350 （1881）.
4 28
5 F.3d 104
6 （Fed. Cir. 2002）.
信赖利益的需要。在权利要求解释中确立捐献原则，就是对专利的保护功能和公示功能进行利益衡量的产物。”2在判决中还进一步分析了不适用捐献原则的后果。如果不适用捐献原则，对于在说明书中披露而未写入权利要求的技术方案，则有可能按照等同原则仍认定属于专利的保护范围。这样做的好处是对专利权人的保护较为充分。但有两方面的不好之处：一方面，专利申请人可以使用较窄的权利要求轻易地规避专利审查，获得授权再按照等同原则主张较大的保护范围；另一方面，会降低权利要求的划界作用，使专利权保护范围过于灵活和不确定，公众预测专利权保护范围的难度增加，不利于发挥专利公示作用和维护公众利益。因此，应当在专利侵权判断中适用捐献原则。在本案中，涉案专利说明书在第3页中明确记载了第10、11步的步骤可以调换，但权利要求书描述的
步骤是第10步在前，第11步在后。说明书披露了两种技术方案，但权利要求书只写了一种技术方案，并没有把这一调换后的步骤写在权利要求中，因此，调换后的步骤不能纳入涉案专利权的保护范围。最后，认为，乐雪儿公司的方法不属于专利的保护范围，不构成侵权。3 选出理由
本案是适用捐献原则（the dedication rule ）的典型案例。在专利侵权判断中，如果被控侵权方案中的技术特征与专利权利要求中相应技术特征的字面含义不同，专利权人可能会提出仍属于等同特征，从而被控侵权人构成等同侵权。这时法院一般会按照等同认定的标准判断是否构成等同侵权。但是，如果被控侵权人使用的技术方案在专利说明书中有记载，但并没有写在权利要求书中，是否还可以认定等同侵权？我国《专利法》中并没有明确的规定。司法解释规定了捐献原则，将上述情形排除在专利侵权的范围之外。本案阐释了在专利侵权判断中适用捐献原则。
4 案件评释
捐献原则是美国法院在专利侵权判断中创立的一种规则。其含义是，说明书中披露的技术方案，专利权人本来很容易地写在权利要求中，如果没有写在权利要求中，可视为已捐献给社会，不能再认定属于专利的保护范围。捐献原则最早出现于1881年Miller v. Brass Co.。3对于在等同侵权中是否适用捐献原则，美国联邦巡回上诉法院曾有不同的意见。2002年3月，美国联邦巡回上诉法院在Johnson & Johnston Associates ，Inc. v. R.E. Service Co.4案的判决中，确认了在等同侵权认定中适用捐献原则。其后，美国联邦巡回上诉法院一直承认和适用捐献原则。
2009年颁布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”上述规定中虽然没有出现“捐献原则”的用语，但一般认为这一规定确立了中国的捐献原则。
是否适用捐献原则，需要在专利权人利益和社会公众利益之间进行平衡，也就是需要在专利的保护功能和公示功能之间进行衡量。当专利权人在说明书中披露了某技术方案，但没有将其写在权利要求中时，如果不适用捐献原则，就有可能将该技术方案认定为等同的技术，这对于专利权人的保护是较充分的。但是在法院作出认定前，社会公众很难预测该技术方案是否属于专利的保护范围，也不能充分实施专利技术或进行规避专利设计。而如果适用捐献原则，本来有可能属于等同范围的技术方案，也会因捐献原则的适用而不能认定侵权。社会公众清楚地知道，写在专利说明书中但没有写在权利要求书中的技术不属于专利保护的范围，从而可以自由使用。当然，这在个案中对专利权人的保护是不严密的。但是专利权人可能会吸取教训，在以后撰写权利要求书时不再披露其他的技术方案，或者把说明书中披露的技术全部纳入专利
闫文军：专利侵权判断中的捐献原则
2019年第1期
的保护范围。相反，如果允许将说明书披露但未记载在权利要求书中的技术方案纳入等同的范围，是专利权人“两头获利”的行为。正如美国联邦巡回上诉法院所指出的，“就会鼓励专利申请人提交内容广泛的说明书和保护范围狭窄的权利要求书，以此来规避专利局对申请人本来可以提交的较宽权利要求的审查。”5因此，捐献原则使专利的保护范围更明确，平衡了专利权人与社会公众的利益，结果更公平，也使权利要求书在界定专利保护范围上具有更强的公示性，虽具有不利于保护专利权人的缺陷，但这一缺陷并非不可克服。这也是美国法院和中国法院最终承认捐献原则的原因。
本案中，专利权利要求书明确界定了方法专利中的步骤顺序。这一界定对于专利保护范围具有限定作用，专利的字面保护范围限于权利要求书中描述的步骤相同的方法。与上述步骤顺序不同的方法，则不在权利要求的字面保护范围之内。被控侵权人实施的步骤是先第11步，然后第10步，与权利要求中的步骤正好相反。针对专利权人提出的等同侵权的主张，一二审法院认定构成等同侵权。但否定了一二审判决。一方面，认为这种步骤互换所产生的技术效果上的差异是实质性的，调换后的步骤与涉案专利权利要求1的第10、11步不构成等同技术特征；另一方面，又适用捐献原则认定调换后的步骤不在专利的保护范围之内。实质上，认为本案中步骤顺序的调换，并不符合等同原则适用的标准。即使符合等同原则的标准，也由于捐献原则而不能认定构成侵权。以上述两个方面中的一个方面理由就可以作出判决，不需要两个方面都分析。而一般情况下适用捐献原则只就捐献原则的适用进行分析就可以了，不需要再进行是否构成等同的分析。
本案属于典型的适用捐献原则的情形，即被控侵权的技术方案恰恰与专利说明书中披露的技术方案相同的情形。实践中还会出现并非完全相同的情形。例如，说明书中描述的是上位概念，而专利权利要求只要求保护了其中部分下位概念，而被控侵权人使用的是在上位概念下的其他下位概念，这时能否认定其他下位概念都已经属于专利权人放弃的范围？对此，美国联邦巡回上诉法院的意见是：如果说明书只是披露了这种上位概念，而权利要求书只要求保护了部分下位概念，对于权利要求书中没有要求保护的下位概念，并不能说都捐献给了社会。6但我国法院在判决中认为即使在说明书中未明确提及的方案，也可能属于捐献的范畴。例如，在珠海格力电器股份有限公司与广东美的制冷设备有限公司专利侵权纠纷案中，涉案专利说明书未限定空调室内机管路安装挡板是否为“可拆卸”，但专利权利要求中记载的安装挡板是“可拆卸”的。法院认为，按照捐献原则，“不可拆卸”的安装挡板已经捐献给了社会，专利权人不能再随意将其纳入专利保护范围。7笔者赞同美国法院的做法。如果只要提及技术方案的上位概念，就认为已经在说明书中描述了包括在上位概念中的所有技术方案，捐献原则适用的范围较大，对专利权人的要求也较高，可能会导致专利权人在撰写说明书中畏手畏脚，妨碍专利权人对技术内容的充分公开。并且，要求专利权人将能想到的所有技术方案都包括在权利要求中，也是难以做到的。
对于法院是否主动适用捐献原则的问题，学者有不同的意见。有的学者认为应由被控侵权人提出并举证，然后法院确定是否适用。8也有的学者认为法院可以主动审查、主动适用捐献原则。9笔者认为，捐献原则的意义和禁止反悔原则相同，而已经
5 同4。
6 PSC Computer Prods.，Inc. v. Foxconn Int’l，Inc.355 F.3d 1353 （Fed. Cir. 2004）.
7 广东省高级人民法院（2013）粤高法民三终字第615号。
8 孙平：“捐献规则在我国的适用探讨”，载《专利法研究2010》第403页。
9 张长琦：“捐献规则在专利权侵权案件中的适用”，载《中国知识产权报》2015 年7 月29 日，第009 版。
闫文军：专利侵权判断中的捐献原则
2019年第1期
10 民事裁定书（2009）民申字第239号，认为：禁止反悔原则是对认定等同侵权的限制。现
行法律以及司法解释对人民法院是否可以主动适用等同原则未作规定，为了维持专利权人与被控侵权人以及社会公众之间的利益平衡，亦不应对人民法院主动适用禁止反悔原则予以限制。11 同8。
明确法院可以主动适用禁止反悔原则。10与适用禁止反悔原则相比，适用捐献原则并不需要当事人额外举证，只是通过对比说明书就可以得出结论。这种情况下，不应对法院主动适用捐献原则予以限制。
还有的学者认为，在特征等同证据确凿的情况下, 不宜适用捐献原则，只有在等同判断存在疑问的情况下适用捐献原则。原因是这种情况下并不会存在“两头得利”的行为。11
笔者认为，对捐献原则的适用范围作出这种限制并无必要。制止“两头得利”只是适用捐献原则的原因之一，确保专利保护范围的确定性
Dedication Rule in Patent Infringement Judgment
YAN Wenjun
(University of CAS, Beijing 100049)
Abstract: If the technical scheme is described in the specifi
cation or the drawings and not described in the claims, the patentee has already dedicated it to the public, and shouldn't use the doctrine of equivalents and claim it in the scope of patent protection.
Key words: patent infringement; doctrine of equivalents; dedication rule
是更重要的价值目标。如果让社会公众去判断说明书中披露的技术方案与权利要求中限定的技术方案是否明显等同，实际上专利保护范围仍会处于不确定状态。另一方面，对于明显等同且在说明书中已经披露的技术方案，写在权利要求中是非常简单的，这时再对于未恰当撰写权利要求的专利权人提供额外的救济实无必要。
责任编辑马忠荣
闫文军：专利侵权判断中的捐献原则
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