如何克服审查意见中重复授权的问题
笔者曾代理过几百件的专利新申请案件，其中，大部分的案件是发明和实用新型同时申请的案件。主要是因实用新型不经过实质审查阶段，相对于发明来说授权较为容易，因此，在同时符合发明和实用新型的客体时，绝大多数的申请人会选择同时申请。这样，申请人可以在取得实用新型授权的前提下争取发明的授权，一旦发明授权后就根据专利法第九条的规定放弃实用新型专利权而取得发明专利权，以避免自己的权利落空。这也是实务中适用专利法第九条最多的情形之一。而笔者在实操过程曾遇到几次关于专利法第九条的审查意见，和大家分享一下。 案例1：A同日就同样的发明创造申请了发明和实用新型专利，但是在提交申请时并没有勾选同时申请的选项，而后实用新型专利先授权，而后发明专利授予专利权的其他条件时，审查员下发了不符合专利法第九条的规定的审查意见。那么问题来了，放弃实用新型专利权是否可以获得发明专利权呢？
根据专利法第九条第一款的规定，“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未
终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”专利申请人似乎可以通过放弃实用新型专利权来获取发明专利权。
但是根据专利法实施细则第四十一条第二款的规定“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，应当在申请时分别说明书对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。”这就说明如若没有在申请时作出说明，则申请人并不能简单地放弃已经授权的实用新型专利权而取得发明专利权。
根据专利审查指南第二部分第三章第6.2节中对于同一申请人同日就同样的发明创造提出两件专利申请的处理方式有以下三种情形：
第一，对于同一申请人同日就同样的发明创造提出两件专利申请，并且两件申请复核授予专利权的企图条件的，应当就两件申请分别通知申请人进行选择或修改；
第二，对于同一申请人同日就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权，并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件，应当通知申请人进行修改；
第三，对于同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。
也就是说，因为A在提交专利申请时并没有分别做出说明，因此A并不能通过放弃实用新型专利权来获取发明的专利权。如A此时想要获得发明的授权，则需要修改发明的权利要求书，缩小发明的保护范围，以使发明的保护范围与实用新型的保护范围不同。
案例2：B针对某个技术方案同时申请了发明和实用新型专利，随后，实用新型专利获得授权，并在发明专利审查期间，将实用新型专利转让给第三人。发明经过审查后符合授予专利权的其他条件，故而审查员下发了发明专利不符合专利法第九条的规定的审查意见。根据专利法实施细则第四十一条第一款的规定“两个以上申请人同日（指申请日；有优先权的，指优先权日）分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。”而该案中在申请专利时是同一申请人就同一发明创造同时申请实用新型专利和发明专利。那么，本案是按同一申请人的情况处理，还是按不同申请人的情况处理呢？笔者认为，实用新型专利既然已经转让给第三人，那么申请人对实用新型就不再享有任何权利，应该按着不同申请人的情形进行处理。
根据专利审查指南第二部分第三章第6.2节中对于不同申请人同日就同样的发明创造的处理方式有两种：一种是不同申请人之间协商确定申请人；第二种，则需要修改发明专利的权利要求书，以使发明专利的保护范围与实用新型专利的保护范围不同。
此时，B应与第三人协商解决或者对发明专利的权利要求书进行修改。如若B对发明专利的权利要求书进行修改获得发明专利权，而这个发明专利权在使用过程中，有可能对于第三人的利益造成一定的损害。故，笔者建议在购买专利时一定要对专利进行尽职调查，以避免出现上述同样发明创造的情形。
案例3：C针对某个技术方案同时申请发明和实用新型专利，随后实用新型专利获得授权。但在发明审查期间，实用新型专利由于没有缴纳年费而终止。此时，发明专利经过审查符合授予专利权的其他条件，并下发了发明专利不符合专利法第九条的规定的审查意见。在此种情况下，申请人是否可以放弃实用新型专利权已获得发明专利权，则需要满足一下几个条件：一、同一申请人同日就同样的发明创造申请实用新型专利又申请发明专利；二、在申请时作出了同时申请的声明；三、实用新型专利权尚未中止。而在本案中并没有满足上述的条件，因此，申请人并不能通过放弃实用新型专利权的方式来克服发明专利存在的
缺陷。换句话说，申请人只能够通过修改发明专利的权利要求书来克服存在专利法第九条的缺陷。
那么有很多人会存在疑问，为什么实用新型专利权终止了就不能够放弃实用新型专利权呢？这是因为，实用新型专利权现在已经终止并流入至公有领域，公众基于对法律信赖，对于进入公有领域的专利可以免费使用。如果此时允许申请人放弃实用新型专利来获取发明专利权的话，那么相当于已经进入共有领域的发明创造又重新被私有化，则是对公众利益的侵害。因此，申请人只能修改发明专利的保护范围，这就使得发明的保护范围变小，对于后期专利的实施以及维权都会造成一定的影响。
以上是笔者在实际工作中遇到过的关于专利法第九条的审查意见，而在专利申请实务中情况远比上面介绍的复杂。建议申请人尽量专利律师或专利代理人来处理，能够增加专利申请的授权率，同时也尽量避免申请人的利益造成损失。
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